Päätös G1/23 – Kaupallisesti saatavilla olevan tuotteen asema tekniikan tasossa

Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta antoi heinäkuussa päätöksen G1/23 liittyen sellaisen kaupallisesti saatavilla olevan tuotteen, jonka rakennetta tai koostumusta ei välttämättä pysty analysoimaan tai toistamaan, asemaa tekniikan tason julkaisuna.

Päätös liittyy läheisesti aiempaan päätökseen G1/92, jonka mukaan tuotteen kemiallinen koostumus on osa tekniikan tasoa, mikäli tuote sinänsä on saatavilla ja alan ammattilainen voi sen analysoida ja valmistaa, riippumatta siitä, onko ko. ammattilaisella jotain syytä analysoida koostumus.

Esitetyt kysymykset

Laajennetulle valituslautakunnalle esitettiin seuraavat kysymykset.

1. Pitääkö markkinoilla ennen hakemuksen tekemispäivää ollut tuote jättää pois Artiklan 54(2) EPC mukaisesta tunnetusta tekniikasta vain siitä syystä, että sen koostumusta tai sisäistä rakennetta ei voitu analysoida ja toistaa ilman kohtuutonta vaikeutta?

2. Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on ei, onko tuotteesta saatava tekninen informaatio, joka on julkaistu ennen hakemuksen tekemispäivää, osa Artiklan 54(2) EPC mukaista tunnettua tekniikkaa, riippumatta siitä voiko tuotteen koostumuksen tai sisäisen rakenteen analysoida ja toistaa ilman kohtuutonta vaivaa?

3. Jos vastaus kysymykseen 1 on kyllä ja kysymykseen 2 ei, mitä kriteerejä tulee käyttää, kun määritellään voiko tuotteen koostumuksen tai sisäisen rakenteen selvittää ilman kohtuutonta vaivaa päätöksen G 1/92 mukaisesti? Erityisesti, vaaditaanko, että tuotteen koostumus tai sisäinen rakenne voidaan kokonaisuudessaan analysoida ja identtisesti toistaa?

Aiempi päätös G1/92

Aiempi päätös G1/92 vahvisti, että tuotteen ominaisuudet ovat osa tekniikan tasoa, vaikkei alan ammattilaisella olisi mitään erityistä syytä analysoida ominaisuuksia. Päätöksen mukaan markkinoille tuodun tuotteen tulee myös olla toistettavissa, jotta se on osa tekniikan tasoa.

Valituslautakuntien päätöstä G1/92 soveltavissa päätöksissä asiaa on tulkittu kahdella eri tavalla, ja tästä syystä mm. tähän asiaan pyydettiin tarkennusta.

Ensimmäinen esitetty kysymys

Päätöksessä G1/23 laajennettu valituslautakunta muotoili teknisen valituslautakunnan esittämän ensimmäisen kysymyksen seuraavaan muotoon: tuleeko tuote, jota ei voi analysoida ja toistaa (eli valmistaa) itsessään sulkea pois tekniikan tasosta, vai tarkoittaako G1/92 vain sitä, että vaikka tuotteen koostumus ei ole osa tekniikan tasoa, tuote itsessään on osa tekniikan tasoa? Jälkimmäisessä tapauksessa myös mahdolliset piirteet, jotka olivat analysoitavissa ja toistettavissa, ovat osa tekniikan tasoa.

Ensimmäisen kysymyksen muiden osien osalta laajennettu valituslautakunta toteaa myös, että tuotteen analyysia ja toistamista ei ole tarpeen tarkastella erikseen, ja että markkinoille tuotu tuote kattaa sekä luonnontuotteet että ns. valmistetut tuotteet. Siihen, mikä on ”kohtuuton vaiva”, laajennettu valituslautakunta ei ottanut kantaa muuten kuin toteamalla, ettei vaiva ole kohtuuton, jos alan ammattilainen pystyy analysoimaan ja toistamaan tuotteen tai koostumuksen yleistietämyksensä perusteella.

Päätöksen perusteluissa (r.2.2.4) käsitellään pidemmälti sitä, mitä on toistaminen (eli esimerkiksi valmistus) päätöksessä G1/92. Päätöksen mukaan aiemmassa päätöksessä toistaminen tarkoittaa selvästikin valmistusta, eikä vain tuotteen hankkimista markkinoilta, ja tätä tarkoitettiin myös esitetyssä kysymyksessä.

Mutta mitä ”toistaminen” tarkoittaa?

Enin osa päätöksen perusteluista kohdistuu tähän kysymykseen, ja päätöksessä todetaankin, että tähän kysymykseen vastaaminen riittää vastaamaan koko vetoomukseen.

Ensimmäinen vaihtoehto on, että markkinoille tuotu tuote ei ole tekniikan tasoa, mikäli sitä ei ole mahdollista toistaa. Laajennetun valituslautakunnan mukaan tämä on absurdi vaihtoehto, sillä tällöin myöskään mikään luonnossa esiintyvä tuote ei olisi tekniikan tasoa. Todellisuudessahan liki kaikki olemassa olevat tuotteet pohjautuvat luonnossa esiintyviin tuotteisiin, kuten yhdisteisiin, atomeihin ja aineisiin.

Toisen vaihtoehdon mukaan vain tuotteen koostumus, jota ei ole mahdollista toistaa, ei ole tekniikan tasoa. Tämän vaihtoehdon käyttämisen vaikeus on laajennetun valituslautakunnan mukaan siinä, että tällöin esitettäisiin, ettei jonkin olemassa olevan tuotteen ominaisuus ole olemassa. Todellisuudessa tuotteilla on esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia, jotka ovat olemassa, vaikkei niitä olisi julkaistu. Vastaavasti tuotteilla on kemiallinen koostumus, joka on olemassa vaikkei sitä olisi analysoitu ja määritetty. Lisäksi alan ammattilainen pyrkisi uutta ratkaisua etsiessään tyypillisesti ensisijaisesti käyttämään olemassa olevia tuotteita joiden ominaisuudet tunnetaan, vaikkei niiden koostumus olisikaan täysin tiedossa. Näin ollen tämä toinenkin vaihtoehto johtaa absurdiin lopputulokseen.

Laajennetun valituslautakunnan mukaan oikea tulkita toistamisesta päätöksessä G1/92 sisältääkin myös vaihtoehdon, jossa tuote hankitaan markkinoilta. Näin ollen toistamisen vaatimus päätöksessä G1/92 on turha, sillä kaikki julkisesti saatavilla olevat tuotteet täyttävät toistamisen vaatimuksen.

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin

Laajennettu valituslautakunta vastasi kysymykseen 1, ettei markkinoille tuotua tuotetta voida jättää huomioimatta osana tekniikan tasoa vain siksi, ettei sen koostumusta tai sisäistä rakennetta voi analysoida ja toistaa. Tässä vastauksessa tulee huomioida, että toistaminen sisältää myös tuotteen ostamisen markkinoilta.

Vastaus pysyy samana, vaikka tuote myöhemmin poistuisi markkinoilta. Käytännössä toki voi olla vaikeampaa todistaa, mitä on tuotu julkiseksi, mutta aivan kuten esimerkiksi julkiset (tai julkisena olleet) verkkosivut eivät voi poistua tekniikan tasosta, eivät myöskään kaupallisesti saatavilla olevat tai olleet tuotteet voi poistua tekniikan tasosta. Mikäli tuote muuttuu, tulee uusi tuote osaksi tekniikan tasoa silloin, kun se tuodaan julkisuuteen.

Keksinnöllisyyden arvioinnissa, kun arvioidaan, olisiko alan ammattilainen käyttänyt tuotetta ratkaistakseen teknisen ongelman, voidaan ottaa huomioon myös se, olisiko tuotteen jokin tärkeä ominaisuus ollut valmistettavissa.

Päätöksessä muistutetaan myös, ettei se, että ei-toistettavissa oleva tuote on osa tekniikan tasoa, tarkoita välttämättä sitä, että kyseinen tuote tai sen piirteet tulisi ottaa huomioon uutuutta tai keksinnöllisyyttä arvioitaessa (r.93).

Toiseen esitettyyn kysymykseen liittyen tuotteen tekniseen tietoon, joka on julkaistu ennen hakemuksen tekemispäivää, laajennettu valituslautakunta vastasi odotetusti, että tällainen tieto on osa tekniikan tasoa. Näin riippumatta siitä, pystyikö alan ammattilainen analysoimaan ja toistamaan tuotteen ja sen koostumuksen ja sisäisen rakenteen.

Kolmanteen kysymykseen laajennettu valituslautakunta ei kahden ensimmäisen vastauksen takia vastannut, sillä se ei ollut relevantti.

Vastaukset olivat siis:

I. Tuotetta, joka on tuotu markkinoille ennen Eurooppapatenttihakemuksen tekemispäivää, ei voida jättää huomioimatta Artiklan 54(2) EPC mukaisessa tekniikan tasossa vain siksi, että sen koostumusta tai sisäistä rakennetta ei voida analysoida ja toistaa.

II. Tällaisesta tuotteesta saatava tekninen informaatio, joka on julkaistu ennen hakemuksen tekemispäivää, on osa Artiklan 54(2) EPC mukaista tunnettua tekniikkaa, riippumatta siitä voiko tuotteen koostumuksen tai sisäisen rakenteen analysoida ja toistaa ilman kohtuutonta vaivaa.

Lue lisää: https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g230001ex1