Päätös G1/24 – Selitysosaa tulee aina käyttää vaatimusten tulkintaan

Noin vuosi sitten kerroimme Euroopan patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle tehdystä vetoomuksesta G1/24, liittyen selitysosan käyttämiseen vaatimusten tulkinnassa. Nyt asiasta on annettu päätös, jonka mukaan selitysosaa tulee aina käyttää vaatimusten tulkintaan. Tästä syystä laajennettu valituslautakunta ei vastannut kolmanteen esitettyyn kysymykseen (onko mahdollista jättää huomioimatta selitysosassa oleva vaatimuksessa käytetyn termin määritelmä?).

Asian taustaa

Euroopan patenttivirasto on perinteisesti ollut sitä mieltä, että Euroopan patenttisopimuksen artikla 69(1) ja artiklan 69 soveltamisprotokolla, joiden mukaan EP-hakemuksen tai EP-patentin patenttivaatimukset määrittävät suojapiirin, mutta selitysosaa ja kuvia voidaan käyttää vaatimusten tulkinnassa, koskee ainoastaan tuomioistuimia, ei EPOa itseään.

Tämä linjaus on kuitenkin vuosien saatossa osin muuttunut, ja mielipiteet sekä valituslautakuntien päätökset asiassa jakautuneet EPOn sisällä. Tästä syystä asiasta tehtiin vetoomus EPOn laajennetulle valituslautakunnalle. Vetoomuksen perustana olevassa päätöksessä oli kyse itsenäisen patenttivaatimuksen termistä, joka yleisesti alalla ymmärrettynä olisi tehnyt vaatimuksen uudeksi, mutta selitysosassa esitetyn määritelmän perusteella aiemmin tunnetuksi.

Lisäksi UPC:n valitustuomioistuin antoi maaliskuussa 2024 päätöksen UPC_CoA_335/2023, jonka mukaan selitysosaa ja kuvia tulee aina käyttää vaatimuksen tulkintaan, sen sijaan että niitä käytettäisiin vain epäselvyyksien ratkaisemiseen.

Päätös ja sen perusteet EPC:ssä

Laajennetun valituslautakunnan päätös on yksiselitteisesti se, että vaikka patenttivaatimukset ovatkin patentoitavuuden arvioinnin alkulähde sekä perusta, tulee selitysosaa ja kuvia aina käyttää vaatimusten tulkintaan. Niitä ei siis käytetä vain silloin, kun alan ammattilainen ei ymmärrä vaatimusta yksinään, tai kun vaatimus on epäselvä.

Vetoomuksessa pyydettiin myös päätöstä siitä, mihin EPC:n artiklaan päätös perustuu. Vetoomuksessa esitettiin vaihtoehtoina Artikla 69 ja sen soveltamisprotokolla tai vaihtoehtoisesti Artikla 84. Laajennetun valituslautakunnan mukaan kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole täysin tyydyttävä peruste päätöksen mukaiselle johtopäätökselle. Ensimmäinen vaihtoehto on selkeästi tarkoitettu loukkauskäsittelyihin, taas jälkimmäinen hakijalle ohjeeksi siitä, miten hakemus tulee kirjoittaa.

Laajennetun valituslautakunnan mukaan EPC:ssä ei siis ole selkeää perustetta sille, miten vaatimuksia tulee tulkita patentoitavuutta arvioitaessa.

Tästä huolimatta – päätöksen perustelut

Laajennettu valituslautakunta toteaa, että kuten valituslautakunta on vetoomuksessaan tiivistänyt, valituslautakunnat ovat yksimielisiä siitä, että vaatimukset muodostavat patentoitavuuden arvioinnin alkulähteen sekä perustan. Toisaalta kuitenkin valituslautakuntien päätöksissä on kahta linjaa sen suhteen, tuleeko selitysosaa ja kuvia käyttää aina vaatimusten tulkintaan, vai ainoastaan silloin, kun jokin on epäselvää.

Laajennetun valituslautakunnan mukaan tämä jälkimmäinen tulkinta, eli että selitysosaa ja kuvia käytetään vaatimusten tulkintaan vain silloin, kun jokin on epäselvää, on kuitenkin Artiklan 69 sanamuotojen ja näin ollen sen perusteiden vastainen. Lisäksi se on tuomioistuinten päätösten vastainen.

Tästä laajennettu valituslautakunta päätyy loppuratkaisuun, ettei ole EPOn intressien mukaista käsitellä tätä asiaa eri tavoin kuin miten sitä käsitellään niissä tuomioistuimissa, jotka käsittelevät EPOn myöntämiä patentteja.