Vetoomus G1/25 – Tuleeko selitysosaa muokata?

EPOn laajennetulle valituslautakunnalle on esitetty uusi kysymys liittyen selitysosan muokkaamiseen vastaamaan muokattuja patenttivaatimuksia. Tämä olikin täysin odotettavissa päätöksen G1/24 jälkimaininkina (ks. uutisemme päätöksestä G1/24 täältä), sillä sen mukaan selitysosaa tulee aina käyttää patenttivaatimusten tulkintaan.

Vetoomuksen perusta ja perustelut

Vetoomuksen perustana olevassa päätöksessä T697/22 selitysosan muokkaus tuli esille tilanteessa, jossa väitejaosto oli hyväksynyt uuden, suullisen käsittelyn aikana esitetyn vaihtoehtoisen vaatimusasetelman käsittelyyn. Vaatimusasetelman hyväksyminen käsittelyyn oli myös valituslautakunnan mielestä oikea päätös, joten kyseinen vaatimusasetelma oli mukana myös valituskäsittelyssä.

Patentinhaltija oli väitekäsittelyssä toimittanut myös muokatun selitysosan, joka väitteentekijän mukaan oli kuitenkin ristiriidassa muokattujen vaatimusten kanssa, eli EPC:n artiklan 84 vastainen. Artiklan 84 sanoo mm. että vaatimuksilla tulee olla tuki selitysosassa. Esillä olevassa tapauksessa vaatimusta 1 oli rajoitettu tietyn piirteen osalta, tehden siitä pakollisen piirteen, mutta muokatussa selitysosassa kyseinen piirre oli esitetty edelleen valinnaisena. Valituslautakunta oli asiasta samaa mieltä väitteentekijän kanssa, eli vaatimusten ja selitysosan välillä oli ristiriita.

Valituslautakunnan mukaan, mikäli tällainen ristiriita muokattujen vaatimusten ja selitysosan välillä on EPC:n artiklan 84 vastainen, on johtopäätös se, että kyseinen muokattu vaatimusasetelma ja muokattu selitysosa eivät ole hyväksyttävissä. Päinvastaisessa tapauksessa ne ovat hyväksyttävissä.

Tämän jälkeen valituslautakunta tutki aiempia valituslautakuntien päätöksiä asiassa, ja totesi, että ne jakautuvat kahteen ryhmään. Päätöksissä oli mukana myös hakemuskäsittelyjen aikaiset valitukset. Enemmistö päätöksistä oli sen kannalla, että selitysosa tulee muokata vastaamaan muokattuja vaatimuksia. Näiden päätösten perusteissa esiintyi kuitenkin viisi eri linjaa siitä, mihin EPC:n artiklaan tai sovellutussääntöön kyseinen vaatimus perustuu. Vähemmistö päätöksistä, joiden mukaan selitysosaa ei tarvitse muokata, olivat kaikki tuoreita, ja kohdistuivat hakemuskäsittelyn aikaisiin valituksiin. Perusteet vetoomukselle ovat siis olemassa johtuen valituslautakuntien epäyhtenäisestä linjasta.

Esitetyt kysymykset

Vetoomuksessa pyydetään selvennystä seuraaviin kysymyksiin.

Mikäli eurooppapatentin vaatimuksia muokataan väite- tai väitevalituskäsittelyissä, ja muutoksen takia muokattujen vaatimusten ja patentin selitysosan välillä on ristiriita, onko tarpeen EPC:n vaatimusten täyttämiseksi muokata selitysosaa vastaamaan muokattuja vaatimuksia ristiriidan poistamiseksi?
Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, mihin EPC:n vaatimukseen/vaatimuksiin tällainen muokkaus perustuu?
Olisiko vastaus kysymyksiin 1 ja 2 eri, jos eurooppapatenttihakemuksen vaatimuksia muokataan hakemuskäsittelyn tai hakemuskäsittelyvalituksen aikana, ja muokkauksen johdosta syntyy ristiriita muokattujen vaatimusten ja patenttihakemuksen selitysosa välillä?

Vaikuttaako vetoomus käsittelyihin jo nyt?

Myönteisellä päätöksellä olisi merkittävä vaikutus käsittelyihin. Mikäli päätös on myönteinen, ja EPO tulkitsee asiaa tiukasti, tulee patentinhaltijan varmistaa, että aina muokattuja vaatimusasetelmia tehtäessä toimitetaan virastoon myös vastaavasti muokattu selitysosa. Vastaavasti hakemuskäsittelyissä hakijan tulisi aina viimeistään myöntövaiheessa varmistaa, että selitysosa vastaa vaatimuksia, mikäli niitä on muokattu hakemuskäsittelyn aikana.

Muussa tapauksessa valituslautakunta saattaa katsoa, että muokatun selitysosan puute on sellainen asia, jota ei voi enää korjata valituskäsittelyssä, ellei sitä tee heti ensimmäisen kirjelmän (valitus tai valitusvastine) toimittamisen yhteydessä. Tiukasti valituslautakuntien käsittelyohjeita noudattavat valituslautakunnat saattavat jopa katsoa, että mikäli muokattu vaatimusasetelma on ollut vireillä jo väitekäsittelyssä, on sitä vastaavan muokatun selitysosan toimittaminen vasta valituskäsittelyssä liian myöhäistä eikä siis sallittua.

Näin kävi myös esillä olevassa tapauksessa. Ennen valituksen suullista käsittelyä patentinhaltija oli nimittäin ollut sitä mieltä, ettei selitysosaa ollut tarpeen muokata edelleen vastaamaan kyseistä vaatimusasetelmaa, vaikka selitysosa ja vaatimukset olivatkin osin ristiriidassa keskenään. Suullisen käsittelyn aikana patentinhaltija esitti kuitenkin uuden, muokatun selitysosan, joka vastasi vaatimusasetelmaa.

Väitteentekijän mielestä tätä muokattua selitysosaa ei tullut hyväksyä käsittelyyn liian myöhään toimitettuna. Lisäksi väitteentekijän mukaan muokattu selitysosa muutti patentinhaltijan valitusta, eikä sitä senkään takia tullut hyväksyä käsittelyyn. Valituslautakunta samaa mieltä eikä näin ollen hyväksynyt muokattua selitysosaa käsittelyyn.

Mikäli päätös on myönteinen, on mahdollista, että sitä noudatetaan myös takautuvasti, ainakin valituslautakunnissa. Vetoomus kannattanee siis ottaa huomioon jo meneillään olevissa väitekäsittelyissä.

Toisaalta yhdistyneen patenttituomioistuimen (UPC) paikallinen jaosto on huhtikuussa 2025 käsitellyt tapausta, jossa UPC:n mukaan hakemuskäsittelyn aikana rajoitetut patenttivaatimukset ja selitysosa olivat ristiriidassa keskenään. UPC:n mukaan tällainen ei ollut sallittua, eikä patentinhaltija saanut vedota selitysosaan ja näin yrittää laajentaa vaatimusten suojapiiriä. Patentti kuitenkin pysyi voimassa myönnetyssä muodossaan vaatimusten ja selitysosan välisestä ristiriidasta huolimatta, eli tällainen kielletty asia ei siis mitätöinyt patenttia. Mikäli tämä tulee olemaan UPC:n linja, on patentinhaltijan kannalta huojentavaa, että vaikka linja EPOssa muuttuisi niin, että selitysosa tulee muokata vastaamaan muokattuja vaatimuksia, niin tämä ei vaikuttaisi ainakaan takautuvasti patentin pätevyyteen, ainakaan UPC:ssa.

Kirjoittajan arvaus vetoomuksen lopputuloksesta

Mielestäni päätös, jonka mukaan selitysosaa ei tarvitse muokata vastaamaan muokattuja vaatimuksia olisi ristiriidassa tuoreen päätöksen G1/24 kanssa.

Henkilökohtaisesti toivon, että laajennetun valituslautakunnan päätös on, että selitysosa tulee muokata vastaamaan muutettuja vaatimuksia. Muokkaustarpeesta voidaan toki olla montaa mieltä, mutta tilanne loukkausoikeudenkäynneissä olisi selkeämpi, mikäli patentinhaltija ei voisi selitysosaan vedoten edes yrittää laajentaa patenttivaatimusten suojapiiriä siitä, mihin niitä on aiemmin supistettu. Muutettuja vaatimuksia vastaamaan muokattu selitysosa parantaisi siis myös kolmansien osapuolien oikeusturvaa.

Todennäköisesti vuoden sisällä tiedämme, mikä on EPOn laajennetun valituslautakunnan kanta asiaan.

Linkit:

G1/25: https://www.epo.org/en/case-law-appeals/communications/referral-enlarged-board-appeal

G1/24: https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g240001ex1

T697/22: https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t220697ex1