Uusi vetoomus G1/26 vaatimusten tulkinnasta

EPOn laajennetulle valituslautakunnalle on esitetty uusi kysymys liittyen patenttivaatimusten tulkintaan. Tämäkin kysymys liittyy päätökseen G1/24 (ks. uutisemme päätöksestä G1/24), jonka mukaan selitysosaa tulee aina käyttää patenttivaatimusten tulkintaan. Esitetyistä kysymyksistä ensimmäinen liittyy siihen, milloin on mahdollista pyytää laajennetulta valituslautakunnalta päätöstä jostain asiasta.

Vetoomuksen perusta ja perustelut

Vetoomuksen perustana olevassa päätöksessä T873/24 on kyse päällystetystä teräsnauhasta. Nauhan koostumuksesta on mainittu titaanin osuus painoprosentteina, mutta ei typen osuutta. Lisäksi on mainittu titaanin ja typen välinen suhdeluku.

Väitteen kohteena oleva patentti perustuu toisen sukupolven jaettuun hakemukseen. Aiempien sukupolvien hakemuksissa on alkuperäisissä vaatimuksissa mainittu, että ko. suhdeluku perustuu painoprosentteihin, samoin jaetun hakemuksen alkuperäistekstissä (jossa ko. piirre on mainittu epäitsenäisessä vaatimuksessa).

Kyseessä olevassa patentissa vaatimuksessa ei kuitenkaan ole täsmennetty, mihin suhdeluku perustuu. Väitejaoston mukaan suhdeluku ei voinut perustua muuhun kuin painoprosentteihin, ottaen huomioon sekä vaatimuksen kokonaisuudessaan että selitysosan. Patentinhaltija oli tästä samaa mieltä, väitteentekijä ei.

Väitteentekijän mielestä se, ettei vaatimus sisällä tietoa siitä, mihin suhdeluku perustuu, on patentinhaltijan tarkoituksellinen suojapiirin laajennus. Valituslautakunta oli tästä samaa mieltä. Valituslautakunnan mukaan väitejaoston ja patentinhaltijan perustelut siitä, että kyseessä saattoi olla ainoastaan painosuhdeluku, eivät olleet vakuuttavia. Patentinhaltija argumentoi myös, että väitetylle laajennukselle olisi tuki alkuperäisasiakirjassa, mutta tämäkään argumentti ei vakuuttanut valituslautakuntaa.

Valituslautakuntien päätökset G1/24:n jälkeen

Valituslautakunta käy läpi päätöksiä, jotka on tehty päätöksen G1/24 jälkeen, ja toteaa, että kyseisen päätöksen tulkinta vaihtelee. Pienessä osassa päätöksiä selitysosaa käytetään vain alan ammattilaisen tietotason määrittelyyn, suuremmassa osassa taas on todettu, ettei selitysosan perusteella voi laajentaa tai supistaa vaatimuksen suojapiiriä ilman, että ko. piirre tai piirteet ovat läsnä vaatimuksessa. Vaatimuksen piirteen laajaa tulkintaa selitysosan perusteella ei ole katsottu sallituksi silloin, kun piirre itsessään on alan ammattilaiselle selkeä ja teknisesti uskottava.

Valituslautakunta on löytänyt vielä kolmannen lähestymistavan päätökseen G1/24, jota he kutsuvat holistiseksi lähestymistavaksi. Tässä lähestymistavassa patentista kokonaisuudessaan pyritään johtamaan, miten alan ammattilainen ymmärtäisi patenttivaatimuksessa käytetyt termit. Tässä lähestymistavassa siis luetaan vaatimukset ja konsultoidaan selitysosaa ja kuvia, kaikkia yhdessä.

Lopuksi valituslautakunta toteaa, että näistä lähestymistavoista kahden ensimmäisen perusteella vaatimus sisältää lisättyä asiaa, kun taas käytettäessä kolmatta lähestymistapaa, vaatimuksessa ei ole lisättyä asiaa. Näin ollen valituslautakunnan on sallittua tehdä vetoomus laajennetulle valituslautakunnalle, sillä valituslautakuntien päätöksissä on eroja.

Esitetty vetoomus vaikuttaa lukuisiin käsittelyihin, mutta niitä ei keskeytetä vetoomuksen takia.

Esitetyt kysymykset

Vetoomuksessa pyydetään selvennystä seuraaviin kysymyksiin.

1. Voidaanko katsoa, että päätös on ”tarpeellinen” Artiklan 112(1) EPC perusteella, mikäli vetoomuksen esittävä lautakunta osoittaa, että kyseessä oleva lakikysymys liittyy vireillä olevaan tapaukseen, ja mikäli käsittelyn olosuhteissa lautakunnan on järkevää tutkia sitä ja päättää siitä seuraavaksi?

2.(a) Tarkoittaako se, että vaatimukset ovat keksinnön patentoitavuuden arvioinnin lähtökohta ja peruste yleisesti ottaen sitä, että piirrettä, joka on esitetty vain patentin selitysosassa tai kuvissa, ei tule lukea myönnetyn vaatimuksen tarkoittamaan keksintöön, erityisesti mikäli tämä johtaa vaatimuksessa käytettyjen sanojen rajoitettuun tulkintaan?

2.(b) Mikäli vastaus kysymykseen 2.(a) on ei: onko vaatimuksen tulkinta lopputulos siitä, että vaatimukset luetaan ja selitysosaa ja kuvia konsultoidaan yhdessä, ja sulkeeko se, että vaatimus on patentoitavuuden arvioinnin lähtökohta ja perusta, pois vain ne tulkinnat, jotka voidaan johdattaa patentista kokonaisuudessaan mutta jotka olisivat selvästi vaatimuksessa käytettyjen sanojen yleisen teknisen ymmärryksen vastaisia?

3.(a) Tarkasteltaessa sitä, täyttyvätkö Artiklan 123(2) EPC vaatimukset, tuleeko vaatimuksessa käytettyä termiä tulkita käyttäen kaikkia niitä tarkoituksia, jotka ovat alan ammattilaiselle teknisesti järkeviä pelkästään vaatimuksen perusteella?

3.(b) Mikäli vastaus kysymykseen 3.(a) on ei: riittääkö, että vain ne vaatimuksen asiasisällön tulkinnat, jotka pohjautuvat patentin selitysosaan kokonaisuudessaan, ovat suoraan ja epäilyksittä johdettavissa alkuperäisestä hakemuksesta?

Linkit:

G1/26: https://www.epo.org/en/case-law-appeals/communications/referral-enlarged-board-appeal-g-126-coated-steel-strips

T873/24: https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t240873ex1

G1/24: https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g240001ep1?term=%22G%200001%5C%2F24%22%20

Nettisivujen juttu G1/24:stä: https://www.laineip.fi/paatos-g1-24-selitysosaa-tulee-aina-kayttaa-vaatimusten-tulkintaan/

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä – vastaamme mielellämme kysymyksiinne!