Päätös G1/25 – Patentin tai patenttihakemuksen selitysosan muokkaaminen

Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta antoi syyskuun alussa päätöksen G1/25, joka liittyy patentin ja patenttihakemuksen selitysosan muokkaamiseen silloin, kun patenttivaatimuksia on muokattu.

Päätös on osittain seurausta aiemmasta päätöksestä G1/24, jonka mukaan patenttivaatimukset ovat patentoitavuuden arvioinnin alkulähde sekä perusta. Selitysosaa ja kuvia tulee kuitenkin aina käyttää vaatimusten tulkintaan eikä pelkästään silloin, kun alan ammattilainen pitää vaatimusta epäselvänä.

Esitetyt kysymykset

Laajennetulle valituslautakunnalle esitettiin seuraavat kysymykset:

1. Mikäli eurooppapatentin vaatimuksia muokataan väite- tai väitevalituskäsittelyissä ja muutoksen takia muokattujen vaatimusten ja patentin selitysosan välillä on ristiriita, onko tarpeen EPC:n säännösten täyttämiseksi muokata selitysosa vastaamaan muokattuja vaatimuksia ristiriidan poistamiseksi?

2. Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, mihin EPC:n säännöksiin tällainen muokkaus perustuu?

3. Olisiko vastaus kysymyksiin 1 ja 2 eri, jos eurooppapatenttihakemuksen vaatimuksia muokataan hakemuskäsittelyn tai hakemuskäsittelyvalituksen aikana ja muokkauksen johdosta syntyy ristiriita muokattujen vaatimusten ja patenttihakemuksen selitysosa välillä?

Päätöksen pohjana oleva valitusasia

Kerroimme päätöksen pohjana olevasta valitusasiasta T697/22 tässä  jutussa. Tiivistetysti, kyseessä oli tilanne, jossa valituskäsittelyssä oli mukana muokatut vaatimukset, mutta niiden ja selitysosan välillä oli ristiriita, sillä eräs piirre oli itsenäisen vaatimuksen mukaan pakollinen, mutta selitysosan mukaan valinnainen.

Mikäli tällainen ristiriita muokattujen vaatimusten ja selitysosan välillä on EPC:n artiklan 84 vastainen, on johtopäätös se, että kyseinen muokattu vaatimusasetelma ja selitysosa eivät ole hyväksyttävissä. Jos taas EPC:n artikla 84 ei edellytä muokkausta, nämä asiakirjat ovat hyväksyttävissä. Aiemmat valituslautakuntien päätökset asiassa jakautuvat kahteen ryhmään, joista enemmistö on sen kannalla, että selitysosa tulee muokata vastaamaan muokattuja vaatimuksia. Perusteet vetoomukselle olivat kuitenkin olemassa johtuen valituslautakuntien epäyhtenäisestä linjasta.

Aiempi päätös G1/24

Uudessa päätöksessä viitataan vahvasti aiempaan päätökseen G1/24 (lue juttumme siitä täältä), kuten oli odotettavissakin. Laajennettu valituslautakunta on kysymykset esittävän valituslautakunnan kanssa samaa mieltä siitä, että päätöstä G1/24 ei tule ymmärtää niin, että vaatimuksia tulkittaisiin ensin yksinään ja selitysosaa ja kuvia käytettäisiin vain apuna myöhemmin, mikäli vaatimusten tulkinnasta jäisi epävarmuutta.

Päätöksen G1/24 mukaan alan ammattilainen ottaisi selitysosan ja kuvien esittämän määritelmän huomioon sellaisena kuin se on esitetty, jos tämä määritelmä on teknisesti järkevä ja sopii vaatimusten kokonaisuuteen.

Kolmas esitetty kysymys

Laajennettu valituslautakunta aloittaa kysymysten käsittelyn kolmannesta, jossa kysyttiin, muuttuuko tilanne, jos kyseessä on hakemuskäsittelyn aikaiset muutokset eikä väitekäsittelyn aikaiset muutokset. Päätös toteaa, että selitysosan ja kuvien rooli vaatimusten tulkinnassa, kun käsitellään EPC:n säännöksiä, ei riipu käsittelyvaiheesta. Näin ollen vastaus kolmanteen kysymykseen on ei, eli tilanne on sama myös hakemuskäsittelyssä.

Mitä tarkoittaa “ristiriita”

Laajennettu valituslautakunta toteaa päätöksessään, että vastauksen antaminen vaatii ensin sen määrittelemistä, mitä termi ”ristiriita” (engl. inconsistency) tarkoittaa esitetyissä kysymyksissä.

Tiivistetysti: laajennettu valituslautakunta määritteli ilmaisun ”ristiriita vaatimusten ja selitysosan välillä” tarkoittavan tilannetta, jossa alan ammattilainen ei pysty vaatimusten, selitysosan ja kuvien perusteella päättelemään, mitä vaatimus todellisuudessa tarkoittaa ja mitkä esitetyistä esimerkeistä ja/tai suoritusmuodoista kuuluvat vaatimusten suojapiiriin. Selitysosassa voi kuitenkin olla asiaa, jota ei ole vaatimuksissa, eikä tämä sellaisenaan ole päätöksessä tarkoitettu ristiriita.

Ristiriita tulee poistaa muuttamalla joko vaatimuksia, selitysosaa tai kuvia, tai näitä kaikkia.

Päätöksessä käsitellään myös tällaisen ristiriidan ja EPC:n artiklojen 84 (vaatimusten tuki ja selkeys), 52-57 (patentoitavuus), 83 (riittävä selitys), 76(1) (jaetun hakemuksen sisältö) sekä 123(2) ja (3) (muutokset) välistä suhdetta. Päätöksen mukaan on epätodennäköistä, tai ainakin erittäin harvinaista, että artiklat 83, 76 tai 123 olisivat relevantteja, mutta myös ne on otettu esitettyjen kysymysten laajuuden takia huomioon päätöksessä.

Tärkeimpänä artiklana laajennettu valituslautakunta pitää artiklaa 84. Päätöksessä todetaan, ettei artikla 84 vaadi, että selitysosassa ja kuvissa ei saisi olla mitään, mitä ei ole vaatimuksissa, tai että selitysosan, kuvien ja vaatimusten sanamuotojen tulisi olla täsmälleen vastaavat. Kuitenkin, mikäli on epäselvää, onko jokin selitysosan tai kuvien esittämä asia patentin suojapiirissä vai ei, ei voida todeta, että selitysosa tukee vaatimuksia, kuten artikla 84 edellyttää.

Patentoitavuuteen liittyvien artiklojen 52-57 osalta päätöksessä annetaan esimerkki: mikäli vaatimusta on menestyksekkäästi muokattu niin, että vaatimus on keksinnöllinen (artikla 56), mutta selitysosassa on edelleen esitetty muokkaamattoman vaatimuksen tekninen opetus, joka ei enää päde keksinnölliseksi katsottuun muokattuun vaatimukseen, tulee tällainen ristiriita poistaa.

Entä jos vaatimusten ja selitysosan välillä on ristiriita jo hakemusta tehtäessä?

Laajennettu valituslautakunta ottaa päätöksessä epätyypillisesti kantaa myös asioihin, joita ei erityisesti kysytty, ja toteaa, että päätöksessä esitetyt perusteet eivät liity vain hakemukseen tai patenttiin tehtyihin muutoksiin vaan samat perusteet pätevät myös silloin, kun alkuperäisessä hakemuksessa on kuvatun kaltainen ristiriita. Päätöksessä todetaan toki myös, että esitetyt kysymykset liittyivät vain käsittelyn aikaisiin muutoksiin, mutta esitetystä kommentista voidaan päätellä, että ainakin tutkimusjaostojen oletetaan jatkossa käsittelevät myös hakemuksessa alun perinkin olleita ristiriitoja päätöksessä esitetyllä tavalla.

Tulee kuitenkin huomata, että mikäli patentti on myönnetty samassa muodossa kuin hakemus on tehty, ei artikloihin 84 ja 123 voi vedota väitekäsittelyssä silloin, kun käsitellään patenttia myönnetyssä muodossa. Tämä johtuu siitä, ettei artikla 84 ole mukana EPC:n väiteperusteissa. Artikla 123 taas ei ole relevantti, koska muutoksia ei ole tehty eli patentti vastaa alkuperäistä hakemusta. Artikla 84 ei ole myöskään patentin mitätöintiperuste, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa, eikä artikla 123 ole relevantti, mikäli patentti on voimassa samassa muodossa kuin hakemus on tehty.

Vastaavasti artikla 123(2) (alkuperäistekstissä tulee olla tuki muutoksille) ja artikla 123(3) (suojapiiriä ei saa laajentaa patentin myönnön jälkeen) eivät luonnollisesti ole relevantteja silloin, kun hakemuskäsittelyssä käsitellään alkuperäistä tekstiä.

Milloin selitysosa tulee muokata?

Laajennettu valituslautakunta on lisäksi ottanut kantaa myös toiseen asiaan, jota ei spesifisesti kysytty, eli siihen, missä vaiheessa käsittelyä selitysosa tulee muokata. Tämä johtunee siitä, että jotkin valituslautakunnat ovat erittäin tiukkoja eivätkä hyväksy valituskäsittelyn aikana mitään sellaista, mikä ei ole ollut käsittelyssä mukana jo aiemmin. Tiukan valituslautakunnan osuessa kohdalle patentinhakijan ja -haltijan olisi siis tullut toimittaa muokattu selitysosa aina, kun on toimitettu muokatut vaatimukset, ja toivoa, ettei selitysosasta löydy moitittavaa. Tämä on työlästä sekä vaikeasti ennustettavaa ja voi pahimmillaan johtaa siihen, että patentti kumotaan hyväksyttävän selitysosan puutteeseen, vaikka patenttivaatimukset olisivatkin sinänsä hyväksyttävissä.

Päätöksen G1/25 mukaan on tyypillistä ja tehokkainta, että selitysosa muokataan valituksen suullisen käsittelyn yhteydessä, kun hyväksyttävät vaatimukset ovat tiedossa. Laajennettu valituslautakunta ei näe tarvetta muuttaa tätä käytäntöä. Toivottavasti myös kaikki valituslautakunnat tekevät jatkossa näin.

Tämä sivumennen todettu prosessiohje onkin osa päätöksen G1/25 keskeisintä antia. Teoreettisesti tarkastellen päätökseen näyttäisi kuitenkin sisältyvän pieni sisäinen jännite. Päätöksessä yhtäältä sanotaan, että vaatimusten ja selitysosan tulkinta on yksi yhtenäinen prosessi, jossa selitystä ja piirustuksia käytetään hyväksi vaatimusten tulkinnassa. Selitystä on muutettava, jos vaatimusten ja selityksen välillä on niin suuri ristiriita, että vaatimuksen suojapiiristä jää epäselvyyttä. Tästä huolimatta vaatimukset voidaan katsoa ensin keksinnöllisiksi (tulkinnalla, joka on ristiriidassa selityksen kanssa) ja sen jälkeen tämä ristiriita poistetaan selitystä muokkaamalla. Tämä prosessi edellyttää siis väistämättä vaatimuksen tulkitsemista patentoitavuuden arvioinnissa, ei kokonaisen selityksen, vaan ainoastaan selityksen ristiriidattoman osan kanssa.

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin

Laajennettu valituslautakunta vastasi kysymyksiin seuraavasti:

1. Vastaus kysymykseen 1 on kyllä, mikäli ristiriita on sellainen, että sen takia jokin EPC:n säännöksistä ei täyty.

2. Vastaus kysymykseen 2 riippuu tilanteesta, eikä vain yhdestä EPC:n artiklasta, joka pätisi kaikissa tilanteissa. Selitysosan muokkaamisen tarpeellisuus perustuu siis kulloinkin siihen EPC:n artiklaan, jonka vaatimuksia hakemus tai patentti ei täytä ristiriidan takia (kirjoittajien tiivistelmä).

3. Vastaus kysymykseen 3 on ei, eli tilanne on sama myös hakemuskäsittelyn aikana.

Tiivistelmänä laajennettu valituslautakunta toteaa:

Mikäli EP-patentin tai -hakemuksen vaatimuksia muutetaan hakemus-, väite- tai valituskäsittelyn aikana, ja muutoksen seurauksena syntyy ristiriita patentin tai hakemuksen muutettujen vaatimusten ja selitysosan, mukaan lukien kuvat, välillä, ja tämän ristiriidan takia artiklojen 52-57, 76(1), 83, 84, 123(2) tai 123(3) vaatimukset eivät täyty, on selitysosa, mukaan lukien kuvat, muokattava vastaamaan muokattuja vaatimuksia tämän ristiriidan poistamiseksi.

Miten päätös vaikuttaa käsittelyihin Euroopan patenttivirastossa?

Päätös ainakin selkeyttää sen, että selitysosa tulee tietyissä tilanteissa muokata vastaamaan patenttivaatimuksia, vaikkakin päätös jättää tulkinnanvaraa sen suhteen, milloin ristiriita on niin merkittävä, että muokkaaminen on välttämätöntä.

Lisäksi on toivottavaa, että kaikki EPOn tutkijat jatkossa tietävät, ettei selitysosasta tarvitse poistaa kaikkea asiaa, joka ei ole vaatimuksissa, kunhan tällainen asia ei aiheuta ristiriitaa. Samoin toivottavasti kaikki valituslautakunnat hyväksyvät jatkossa muokatun selitysosan toimittamisen sitten, kun vaatimusten hyväksyttävä muoto on tiedossa. Prosessi myös selkeytyy ja nopeutuu, jos/kun selitysosa muokataan suullisen käsittelyn aikana, eikä asiaa palauteta ensimmäiseen instanssiin.

G1/25

G1/24